El registro fraudulento de una marca por un agente comercial constituye una conducta expresamente prohibida y sancionada tanto en la normativa nacional como en la europea. El titular legítimo de la marca dispone de acciones para oponerse al uso y registro, así como para reivindicar la titularidad de la marca registrada fraudulentamente por su agente o representante. La Ley de Marcas y la normativa comunitaria establecen mecanismos de protección y restitución, incluyendo la acción reivindicatoria y la nulidad del registro, siempre que el agente no justifique su actuación.

¿Qué protección ofrece la Ley de Marcas frente al registro fraudulento por un agente comercial?

La Ley de Marcas prohíbe expresamente que el agente o representante del titular de una marca registre dicha marca a su nombre sin el consentimiento del titular. En caso de que esto ocurra, el titular perjudicado tiene derecho a oponerse al registro, así como a ejercitar acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación. La acción reivindicatoria permite reclamar la titularidad de la marca en el plazo de cinco años desde la publicación del registro o desde el inicio del uso de la marca registrada. Además, si prospera la acción, las licencias y derechos de terceros sobre la marca se extinguirán con la inscripción del nuevo titular.

¿Qué mecanismos existen en la normativa europea y comunitaria para estos supuestos?

La Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) 2017/1001 recogen la prohibición de que el agente o representante registre la marca sin autorización del titular, otorgando a este último el derecho a oponerse al uso y a reclamar la cesión de la marca a su favor, salvo que el agente justifique su actuación. Estas normas son de aplicación tanto a marcas nacionales como a marcas de la Unión Europea, asegurando la protección del titular legítimo en todo el territorio comunitario.

¿Qué requisitos y procedimientos deben seguirse para la reivindicación o nulidad del registro?

El titular perjudicado debe ejercitar la acción reivindicatoria ante los tribunales, notificando la demanda a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro. En el ámbito de la Unión Europea, la solicitud de cesión puede presentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o ante los tribunales competentes. 

¿Cómo reclamar?

Sería conveniente estructurar la reclamación aportando pruebas sólidas de la relación previa con el agente, el uso legítimo y continuado de la marca, y la ausencia de consentimiento para el registro. Podría ser recomendable fundamentar la acción en la mala fe y el fraude en el registro, solicitando la nulidad de este y la transferencia de la titularidad a su favor.