En la propia naturaleza de los empresarios está la búsqueda constante de nuevos territorios para expandir las ventas de sus productos. Es en este contexto donde el contrato de distribución adquiere su importancia y se erige como elemento esencial en la exportación comercial, ya que ofrece, con menores costes y riesgos, la posibilidad de llegar a potenciales consumidores a los que, sin la participación del distribuidor, sería muy complicado acceder.

Sin perjuicio de lo anterior, este proceso de expansión territorial y de internacionalización mediante distribuidores no está exento de retos.

En lo que a la propiedad industrial se refiere, y antes de empezar a negociar con algún distribuidor, es relevante ser cautelosos y disponer de los correspondientes derechos marcarios debidamente registrados. Y es que no hay que olvidar que la protección que otorga la marca es territorial, y no es nuevo que, tras contactar con un posible distribuidor, los legítimos titulares de una marca ven como éste se les adelanta y registra dicha marca en ese país a su nombre.

Además de los posibles problemas con los distribuidores, antes de llegar al acuerdo de distribución, es común que, una vez firmado éste, el titular legítimo de la marca vea cómo el distribuidor vende sus productos fuera del mercado o territorio establecido. Es decir, surgen las “importaciones paralelas” o el “mercado gris”.

El “mercado gris” es un término que se refiere al flujo de mercancías que se realiza a través de canales de distribución diferentes a los autorizados por el fabricante o el productor. A diferencia del “mercado negro” (falsificaciones), las mercancías “grises” no son ilegales, ya que no copian ni infringen la marca.

En estos supuestos, hay que ser conscientes de que estas importaciones paralelas pueden llegar a considerarse legales y legítimas en el marco de las normas comunitarias de la competencia, así como en el marco de la normativa relativa a marcas cuando se realizan al amparo de lo que se denomina el “agotamiento del derecho de marcas” (con sus excepciones y características legalmente establecidas).

En este sentido, es importante que cualquier cláusula contractual entre fabricante y distribuidor enfocada a restringir el comercio paralelo debe ser redactada y diseñada con cautela, dado que, de no hacerse correctamente, podría considerarse contraria a las normas de defensa de la competencia y, en consecuencia, nula.

Podemos concluir, por tanto, que la expansión comercial mediante acuerdos de distribución requiere previamente de la existencia de una protección registral fuerte frente a terceros y de estar siempre bien asesorados por especialistas en este aspecto. Todo ello ayudará a prevenir registros de marca no autorizados de posibles distribuidores, como de tener clausulas en materia de uso de la marca que evite la aparición de ventas no autorizadas (mercado gris).